è appena il caso di richiamare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE in riferimento alla disciplina dettata dall'art. 97, par. 5, del regolamento UE n. 207/2009 (ma riferibile anche a quella successivamente introdotta dall'art. 125, par. 5, del regolamento n. 1001/2017, avente identica formulazione), secondo cui il titolare di un marchio UE che si ritiene leso dall'uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio nelle pubblicità e nelle offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, può introdurre un'azione per contraffazione contro tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell'UE dello Stato membro sul cui territorio si trovano consumatori o professionisti cui si rivolgono tali pubblicità o dette offerte di vendita, nonostante il fatto che il suddetto terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 5/09/2019, in causa C172/18, AMS Neve Ltd. e altri)

RILEVATO che L' (omissis) S.p.a., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti e bevande a base alcoolica e produttrice di un liquore alla mandorla ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, le (omissis) denunciando il compimento di atti di concorrenza sleale da parte delle convenute. Si sono costituite le convenute, ed hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, sostenendo di non operare sul territorio italiano e negando di aver mai prodotto o esportato o commercializzato in Italia la bottiglia (omissis) ed il liquore in essa contenuto. Con atto notificato il 22 giugno 2021, le (omissis) l hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, illustrato anche con memoria, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana.

CONSIDERATO che

1. A sostegno dell'istanza, le ricorrenti affermano di non aver potuto commettere alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Illva idonea a giustificare la devoluzione della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, non svolgendo alcuna attività commerciale in Italia, e non essendo la predetta giurisdizione configurabile in relazione ad atti di commercializzazione eventualmente compiuti nel territorio tedesco.

[...]

1.1. Ciò posto, e rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto titoli di proprietà industriale registrati a livello nazionale ed europeo, le ricorrenti contestano innanzitutto la sussistenza dei criteri di collegamento previsti dallo art. 3, comma primo, della legge 31 maggio 1995, n. 218 e di quello previsto dall'art. 7 n. 2 del regolamento UE n. 1215/ tutto 2012, affermando di non avere la propria sede legale in Italia ed osservando che l'operatività del foro alternativo del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso è subordinata all'esistenza di uno stretto collegamento tra l'autorità giurisdizionale e la controversia.

1.2. Premesso inoltre che, in tema di contraffazione di marchi europei, l'applicabilità dell'art. 7 n. 2 del regolamento UE n. 1215/2012 è esclusa dallo art. 122 del regolamento UE n. 1001/2017 in favore dei criteri di collegamento previsti dall'art. 125 del medesimo regolamento, costituiti dal domicilio del convenuto o, in via alternativa, dal luogo in cui l'atto di contraffazione è stato commesso, osservano che il riferimento al forum commissi delicti recato da quest'ultima disposizione va interpretato in senso più restrittivo rispetto a quello di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento UE n. 1215/2012, venendo in considerazione esclusivamente il luogo in cui è stata posta in essere la condotta dell'agente, e non assumendo alcun rilievo quello in cui si è verificato il pregiudizio eventualmente subìto dal danneggiato.

[...]

1.3. Quanto infine alle domande di accertamento della contraffazione dei marchi nazionali, le ricorrenti contestano l'operatività del cumulo soggettivo previsto dall'art. 8, par. 1, del regolamento UE n. 1215/2012, rilevando che nel giudizio in esame non risulta convenuto alcun soggetto di nazionalità italiana, ed insistono sull'inapplicabilità del criterio del locus commissi delicti, affermando che per luogo in cui si è verificato l'evento dannoso deve intendersi esclusivamente quello in cui è stata posta in essere la condotta pregiudizievole, non assumendo alcun rilievo il luogo in cui il danneggiato ha la sua sede legale, o dove si verificano gli effetti pregiudizievoli della condotta lamentata.

2. Si osserva al riguardo che la domanda proposta dalla controricorrente nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha ad oggetto l'accertamento della violazione di diritti di proprietà intellettuale connessi alla titolarità di marchi sia nazionali che europei e l'inibizione della produzione e della commercializzazione dei prodotti contrassegnati dai marchi contraffatti, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

[...]

2.1. In quanto concernente sia marchi europei che marchi nazionali, la domanda ricade sotto la previsione dell'art. 122 del regolamento UE n. 1001/ 2017, il quale, disponendo che alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, salvo disposizione contraria del medesimo regolamento, richiama la disciplina dettata dal regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, escludendo quindi, in ambito eurounitario, l'applicabilità della norma interna di cui all'art. 3 della legge n. 218 del 1995, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cod. proc. civ. ovvero, nelle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, anche nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni II, III e IV del Titolo II della medesima Convenzione. Il regolamento UE n. 1215/2012 dispone a sua volta, in linea generale, che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro (art. 4), prevedendo tuttavia che esse possono essere convenute anche davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, ma solo nelle ipotesi contemplate dalle norme di cui alle Sezioni da II a VII del Capo II del medesimo regolamento (art. 5). Tra queste norme, vanno menzionate in particolare, in quanto astrattamente pertinenti alla fattispecie in esame, l'art. 7 n. 2, che in materia di illeciti civili dolosi o colposi consente di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, e l'art. 24, che in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito o la registrazione attribuisce una competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio delle parti, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale. In tema di marchi UE, sulla predetta disciplina prevale peraltro quella speciale dettata dagli artt. 122, par. 2, lett. a), e 124, lett. a), del regolamento n. 1001/2017, i quali attribuiscono ai tribunali dei marchi UE una competenza esclusiva per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione, escludendo espressamente l'applicabilità, tra l'altro, degli artt. 4 e 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012; l'art. 125 del regolamento n. 1001/2017 dispone inoltre che le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'art. 124 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio (par. 1), prevedendo comunque che esse possono essere avviate anche dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso (par. 5); l'art. 136, par. 1, lett. a) e b), prevede infine che, qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio UE e sulla base di un marchio nazionale, il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici, e può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.

3. In conclusione, va quindi dichiarato che la giurisdizione in ordine alle domande proposte dall'Illva Saronno nei confronti della Lidl Stiftung, della Lidl Dienstleistung, della Lidl UK e della Lidl Digital International spetta, , ai sensi dell'art. 125, par. 5, del regolamento UE n. 1001/2017, all'Autorità giudiziaria italiana, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, anche per il regolamento delle spese della presente fase.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d'impresa, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.